商标海外保护的建议

发布日期:2016-08-24 16:22    文章分类:专业论著

商标海外保护的现状
 
近年来,由于中国企业发展日趋国际化,中国企业的商标被国外企业或个人抢注的现象越来越普遍。如早年“大宝”——中国著名的日化品牌,在美国、英国、荷兰、比利时和卢森堡被抢注,“全聚德”——中国著名的烤鸭连锁品牌在韩国被抢注,“红星”二锅头——中国知名的白酒品牌在欧盟、英国被抢注,“大白兔”——中国知名的糖果品牌在日本和美国被抢注,“同仁堂”——中国知名的老字号在日本被抢注,以及“红塔山”、“安踏”、“海尔”、“长虹”、“王致和”等等,很多中国本土知名商标都曾遭遇海外抢注。这一频发的现象引起了中国企业的重视。
 
中国商标被国外企业抢注的现象在十多年以前并不多见,因为十多年前,进入国际市场并具有相当知名度的中国品牌并不多,当时,中国品牌在全球经济贸易中所占的份额较少,国际纠纷也不多。然而,近十年来,我国企业的发展日益国际化,国际市场份额逐渐增加,同时知识产权纷争随之不断增多,中国的很多知名商标频繁被外国公司或个人抢注,这些中国企业成为知识产权侵权的受害者,尤其是有些商标还成为海外抢注行为的目标。倘若不重视这一现象,会导致将来中国的产品出口受阻,进而阻碍中国企业的海外经济活动,减少在全球经济贸易中的比重,从而严重影响中国企业全球战略的顺利实施。
 
最近,上海运动鞋老字号“回力”的“warrior”商标被美国一家公司在欧美地区抢注。具有89年历史的上海运动鞋品牌“warrior”,在中国也被称为“回力”,经好莱坞明星奥兰多.布鲁姆在一个电影发布会上穿着后成为欧洲的时尚,“回力”球鞋的经典款式具有橡胶鞋底和鞋头,中国20世纪60年代到80年代出生的人都曾经在他们的童年因为拥有一双“回力”球鞋而感到自豪。 2008年北京奥运会期间,“回力”球鞋成为游客抢购的纪念品之一。 据回力官方发布的数据显示,2015年回力产品在市场的销量突破了6000万双,总销售额达到了35亿元,然后由于被抢注,在美国、甚至整个欧洲,回力可能都不能拓展品牌份额。
 
中国商标被海外抢注的案例
 
由于中国企业对企业商标的保护意识,很多中国企业的驰名商标都曾遭遇过海外抢注,以下是两个著名的案例:
 
海信Vs. 西门子 – “HiSense”商标争议
 
中国公司 – 海信集团成立于1969年,是中国最大的电子信息产业公司之一,公司的主要产品包括电视机、空调、冰箱、洗衣机、厨房电器及手机等。经过多年的发展,由于产品的优秀性能,“HiSense”成为中国及全世界的著名品牌,海信在四十多个国家申请注册了“HiSense”商标,包括亚洲、非洲、中东及澳洲。虽然海信集团在很多国家都注册了“HiSense”商标,但他们在2002年试图在欧洲市场注册“HiSense”商标时遇到了很大的知识产权阻碍。海信集团发现“HiSense”商标在欧洲已经被江苏博世西门子家用电器集团——一家由博世和西门子各占百分之五十股份的合资公司注册。自1985年以来,苏博世西门子在德国及欧洲注册了一系列“Hi-XX”商标,包括“HiCom”, “HiGraph”, “HiCor”, “HiConect”, “HiNet”,并在1999年注册“HiSense”成为他们自动洗碗机产品的副品牌。
 
江苏博世西门子随后在2003年9月提出可将其“HiSense”商标以1260万美元的价格出售给海信集团,然而海信集团表示对江苏博世西门子的报价没有兴趣。2004年2月,江苏博世西门子将报价提高至5460万美元。由于海信否决了交易,他们只能暂时使用新注册的“Hsense”商标进入欧洲市场。2004年海信集团参加了在柏林举办的柏林消费电子展并以“HiSense”品牌推广其产品,加剧了知识产权冲突。江苏博世西门子起诉海信集团侵犯其“HiSense”商标并指控海信集团在德国举行的展览中使用“HiSense”商标侵犯了其商标专用权,案件在科隆进行审判。 2005年3月,双方重新开始谈判并最终达成和解。在双方谈判重新之前,争端被媒体广泛宣传,并由举行了政府官员、法院法官和学者的研讨会以支持海信集团。另据报道,中国政府和欧盟代表团到中国参与了最后一轮谈判。
 
最终,海信和江苏博世西门子在2005年3月对“HiSense”商标所有权达成了和解,两家公司签署了一项联合声明中指出,江苏博世西门子向海信集团转让其1999年在德国和欧洲注册的“HiSense”商标,同时撤销对海信的侵权诉讼。此外,海信将向江苏博世西门子支付50万欧元。
 
北京同仁堂(美国)有限公司 Vs. 美国同仁堂 –“同仁堂”商标争议
 
北京同仁堂(美国)有限公司,是北京同仁堂集团的独占被许可人,该集团拥有多个商标,其中包括在美国注册的“同仁堂”商标。北京同仁堂(美国)有限公司和加州公司——美国同仁堂在2005年签订了合作协议,以发展同仁堂品牌产品在美国销售。后来的纠纷出现了,北京同仁堂(美国)有限公司终止所有未完成的协议,并在2009年2月于美国地区法院加州北区法院,基于普通法的商标侵权、不正当竞争违法行为起诉美国同仁堂及其三名负责人和董事。被告提出反诉,指控北京同仁堂(美国)有限公司欺诈和诽谤。
 
2009年5月25日,法院根据加州普通法要求的“同仁堂”商标的“在先使用”要求而驳回了北京同仁堂的普通法商标索赔。冗长的陪审团审讯后,陪审团于2010年9月2日同意对被告作出的基于不正当竞争所作出的赔偿判决。
 
2010年1月,北京同仁堂赢得了对美国同仁堂的初步禁令,法院禁止美国同仁堂从市场营销和宣传材料使用“同仁堂”商标。法院最终认为,被告使用相同的“同仁堂”商标很可能会迷惑消费者。
 
商标抢注的目的
 
一般来讲,商标抢注的目的主要有两种:
 
第一,给被抢注商标的企业的产品进入某个市场设置障碍。由于知识产权保护的地域性,商标权的注册和保护也具有地域性。中国企业的商标在国内完成注册受到中国法律的保护,并不意味着在其他国家也受到保护。即使是中国国内的驰名商标,也不会因其在国内的驰名在其他国家受到保护。商标一旦在海外某国或某区域注册成功,被抢注商标的中国企业就不得在该国或该区域内使用此商标,否则即构成商标侵权。
 
具体说来,一些国外企业企图通过抢注我国知名商标树起无形的贸易障碍,使中国企业开拓海外市场发生困难。随着中国企业参与国际竞争日益增多,一些外国企业为了维护和加强自己的市场份额,阻挡中国对手的进入和竞争,企图通过合法手段延缓和阻止中国对手进入国际市场。外国企业将我国具有影响力的知名商标抢先注册,作为提前应对我国企业和产品进入该国市场的利器。商标抢注使他们优先获得竞争优势,并成为阻止对手竞争的工具,这些国外企业正是利用商标注册剥夺中国品牌在国际市场中的生存空间,通过商标抢注制造贸易壁垒,排斥和削弱竞争对手,借此阻挡中国企业进军国际市场。
 
第二,单纯获利。通过商标抢注,一些个人和公司或向被抢注商标的企业索要巨额商标转让费,或进行商标倒卖等,进行牟利。
 
对于商标而言,从权利人选择该标志起,就不断有创造性的智力劳动投入其中。随着商标信誉的不断提升,以及为提高质量及更新产品而投入的技术创新等等,都是不断附加于商标之上的创作性劳动成果。因此,商标作为无形资产蕴含了巨大的商业价值,并随着企业的成长和产品的升级而价值倍增。在当今国际经济贸易中,商标几乎已成为产品的命脉,是企业参与国际竞争,赢得市场份额的先决条件。知名商标的高附加值无疑可以给企业带来丰厚的利润,是企业不可能舍弃的重要资产,甚至是企业生存、发展的命脉,因此,知名商标也成为海外抢注行为的目标。一些公司和个人以此和被抢注商标的企业讨价还价。商标抢注者正是看中了商标对于企业及其产品的重要性,通过抢注商标而向原商标所有人索要高额商标转让费、进入本地市场的许可费,要求成为该品牌商品或服务的本地独家代理,或者进行商标倒买等等行为,以获取巨额利益。
 
商标被抢注后,被抢注商标的国内企业不论放弃原商标另创品牌,或是高价购回被抢注商标,亦或是通过法律途径撤销被抢注的商标,无疑都将增加企业的人力、物力、财力成本,以及更重要的市场成本。减缓其产品占据市场的时间,降低其市场份额。可以说,从本质上讲,商标抢注就是争夺市场,以牟取利益。
 
商标海外保护措施的建议
 
面对日益增多的中国商标海外被抢注现象,部分中国企业已经意识到这一现象的危害,认识到商标被抢注将给企业带来巨大的实际损失和潜在的利益损失。一些已经开始积极应对,有的也已取得了很好的效果,维护了自身权益,争取回了自己的商标。但是,还有很多企业缺乏商标战略意识,或者不懂得如何在海外注册商标,以及维护自己的权利,或者认为海外维权成本太高,而放弃商标的海外保护。一些中国企业因为没能及时在海外市场注册商标,被其他公司抢注,而不得不退出本已发展得很好而且具有巨大发展潜力的国外市场。以下是我们给中国企业的商标海外保护措施的建议:
 
1、企业应建立商标保护的全球策略意识
 
对商标进行全球注册的意识的缺乏,是造成商标被大量海外抢注的重要原因之一。国内企业,尤其是已经步入良好发展轨道的企业,应该树立商标注册的长远眼光,做到未雨绸缪。随着出口的扩大,要及时扩大已经在海外注册的商标的被保护的范围;有发展潜力的商标,尚未出口也应该先行进行海外注册,以防范于未然,”商标先行”策略是世界各国知名企业的经验做法。
 
在中国越来越多的企业走向国际化的同时,商标注册和商标保护意识也必须国际化。中国企业想要在全球经济一体化的环境下生存、发展,在提高自身商品服务品质的同时,必须实现商标国际化。只有这样,才能适应开拓世界市场、参与国际竞争的需要。在现今的国际贸易中,商标除了具有区别产品来源的作用之外,还具备价值增值功能。从某种意义上讲,商标已经成为产品的生命线,对产品本身以及企业都有重要影响。商标国际化对企业发展具有极其重大意义:一是实现生产与流通的规模经济;二是降低营销成本:三是大范围的感染力;四是商标形象的一贯性;五是知识的迅速扩散;六是营销活动的统一性。
 
前车之鉴告诉我们,国内企业应将眼光放长远,尽早树立全球商标战略意识。尤其是国内领先企业,企业的产品在国内市场已占有相当大的份额,同时伴有较大数额出口,企业更直该提早考虑通过马德里商标国际注册体系或其他途径进行海外注册,以预防商标被抢注所带来的无形资产损失。
 
2、企业应及时对其商标进行全球注册
 
目前世界各国主要有三种商标确认制度:使用在先制、注册在先制和使用与注册并用制。不同企业可以根据这三种商标确认制度,结合自身的发展战略,制定不同的商标战略。企业在国外取得商标保护的一个非常重要的渠道就是商标国际注册。商标国际注册一般有两种途径:
 
一、马德里商标国际注册体系注册。我国已于1989年加入《商标国际注册马德里协定》,并于1995年加入《商标国际注册马德里协定有关议定书》。目前加入马德里联盟的成员国已经达80多个,包括美国和欧盟等,基本覆盖了我国企业主要的贸易伙伴国。根据该协定,任何马德里联盟成员国的申请人,在本国注册商标后,可以通过本国商标主管机关向世界知识产权组织(WIP0)国际局申请该商标的国际注册。英美法系很多国家虽然用使用在先的原则,但商标审查过程中依然用的是申请在先原则,只是在遇到商标权属纷时候,需要权利人举证,谁有在先使用的证谁将享有该商标权。因此,无论在大陆法系或美法系国家,尽早申请商标注册都尤为重要。否则,在海外处理商标权属纠纷所付出的代价,包括经成本、市场成本等,势必远远高于提交商标申请的费用。一旦中国品牌在他国被抢注,那么当其进该国市场时,就会面临着被诉侵权或被迫出退出市场的命运。中国企业要想避免商标抢注,就必须将自己的商标及时进行个或全部成员国予以保护。
 
二、进行逐一国家注册,即申请人依各个被申请国法律,分别向被申请国商标主管机关提出商标注册申请。通过马德里商标国际注册体系注册是目前我国企业通过国际商标注册体系进行商标国际注册最方便、最经济、最快捷的途径和通道,既简便又省钱,是企业防止商标在国外被抢注的最有效途径和措施之一。但是,一些与我国有贸易联系的国家,比如加拿大及东南亚某些国家,目前还不是马德里联盟的成员国,要进入这些国家市场必须到该国进行逐一注册。总之,为维护自身商标权利,增强企业竞争优势,降低商标被境外抢注的几率,我国企业应积极申请商标全球注册。
 
3、企业应完善商标监管制度
 
涉外商标申请注册完成以后,企业还需要在海外市场密切关注自己的商标,有实力的企业应该尽早完善商标海外监测制度,紧密关注是否有他人在使用或申请注册与自己商标相同或近似的商标。建立严密的海外商标监测系统,一旦发现他人申请相同或近似的商标,要在第一时间采取行动,阻止对方的商标注册,及时维护自身的商标权益。
 
商标监管是维护商标专用权的重要环节。企业应进行全球商标公告监视及市场监测,便于及时发现商标被侵权的行为并采取处理措施。一旦发现有任何相同或者近似的商标提出注册申请,应在规定的期限内向该国商标注册主管机关提出异议,以维护自己的合法权益。如五粮液在韩国争回商标权,剑南春、东方红在香巷取回商标权,就是因为企业监测到自己的商示被他人抢注并及时提出了异议,及时维护了自己的权益。此外,若企业商标已被抢注,企业应积极应对,通过司法程序对抢注者所申请的商标提出争议或请求撤销该商标的注册,或者依据该国法律或进行诉讼或进行投诉,。
 
4、政府的协助措施
 
政府有关部门可以考虑加强与我国驻外使领馆的沟通与交流,多方面收集企业海外、注册和维权信息,建立专门的商标国际注册及保护数据库,建立和完善国内知识产权公共信息服务体系和预警机制,协助企业进行相关的调查事项,为企业海外维权提供全面的信息服务。减少企业海外维权的成本,帮助我国企业更多、更好地参与国际竞争。
 
政府也应积极参与制定商标国际规则,扩大我国在商标领域的影响力;并且,协助企业提升企业自主商标意识,加强商标运用能力和参与国际竞争的能力,维护我国企业的海外商标权益。
 
总结
 
在目前贸易经济的背景下,中国企业应该充分认识到商标这一无形资产的内在价值与重要性,争取做到“商标注册先行”。企业要获得持续性发展,提高全球竞争力,不仅要注重商品和服务的品质,还要注意营造产品商标的国际形象。中国品牌要想在国际市场中占有一席之地并在国际竞争中获利,中国企业要真正理解并建立起品牌国际化的意识,并用有效的方式保护其商标。