商评委在驳回复审案件中的审理范围——《商标法实施条例》第五十二条

 

一件商标注册申请若想获得成功注册，必须同时满足商标注册的绝对条件和相对条件。

 

根据《商标授权确权的司法审查》一书中的划分（第5-7页），商标注册的绝对条件是指，申请作为商标注册的标志必须符合法律规定，否则将不得被予以核准注册。相关的法条主要涉及《商标法》第十条（不得作为商标使用的标志）、第十一条（不得作为商标注册的标志及其显著特征的取得）、第十二条（三维标志商标的限制）和第四十四条第一款。商标注册的相对条件则是指，商标的注册不得损害他人在先权益。相关的法条主要体现在现行《商标法》的第十三条第二、三款（驰名商标的特别保护）、第十五条（禁止恶意抢注）、第十六条第一款（地理标志）、第三十条（驳回申请）、第三十一条（申请在先原则）和第三十二条（保护在先权利和禁止恶意抢注）。

 

换句话说，若一件商标注册申请不能满足上述法律规定的任一条件，都将可能面临商标局的驳回决定，而上述法律规定则会成为商标局驳回该项注册的驳回理由。据此，商标局的驳回理由也可被分为绝对拒绝注册理由和相对拒绝注册理由。

 

 

在面对商标注册申请被驳回时，现行《商标法》第三十四条的规定赋予了商标申请人向商标评审委员会（“商评委”）申请复审的权利，而商评委则应依据申请做出决定。一般情况下，商评委在驳回复审案件中会根据商标局的驳回决定、申请人的申请事实、理由、请求及评审时的事实状态进行评审。但是，若商评委在审理过程中发现商标局的驳回理由不全面或适用法律不当时，商评委是否有权直接转换适用的法律以新理由驳回申请就成了一个问题。

 

对此问题，2001年《商标法》和2002年《商标法实施条例》均未明确如何处理。在此前的实践中，商评委主要是根据2005年《商标评审规则》的第二十七条来处理，即“商标评审委员会审理不服商标局驳回商标注册申请决定的复审案件，除应当适用商标法第十条、第十一条、第十二条和第十六条第一款规定外，应当针对商标局的驳回决定和申请人申请复审的事实、理由、请求以及评审时的事实状态进行评审。商标评审委员会根据本条前述规定作出复审决定前应当听取申请人的意见”。也就是说，商评委在驳回复审案件中的审查范围，除了通常的针对“商标局的驳回决定和申请人申请复审的事实、理由、请求以及评审时的事实状态”进行评审以外，还可以适用商标法第十条、第十一条、第十二条（即前述的绝对拒绝注册理由）和第十六条第一款的规定来审理案件。

 

换句话说，根据2005年《商标评审规则》第二十七条，如果商标局是以相对拒绝注册理由（如存在在先近似商标）驳回商标申请，而商评委在驳回复审阶段又发现该申请存在绝对拒绝注册理由（如缺乏显著性）或第十六条第一款的情形，那么，商评委可以依职权主动审查并变更驳回的法律依据。但是，这种法律依据的变化仅限于由相对拒绝注册理由转变为前述的绝对拒绝注册理由；反之，则不行。

 

由于前述第二十七条所在的《商标评审规则》属于部门规章，效力等级比《商标法》和《商标法实施条例》要低，因此，为了进一步明确商评委行使职权的范围，以及统一商评委与司法机关的认识，2014年修订的《商标法实施条例》在其第五十二条中明确规范了商评委在驳回复审案件中的评审权限，即“商标评审委员会审理不服商标局驳回商标注册申请决定的复审案件，应当针对商标局的驳回决定和申请人申请复审的事实、理由、请求及评审时的事实状态进行审理。 商标评审委员会审理不服商标局驳回商标注册申请决定的复审案件，发现申请注册的商标有违反商标法第十条、第十一条、第十二条和第十六条第一款规定情形，商标局并未依据上述条款作出驳回决定的，可以依据上述条款作出驳回申请的复审决定。商标评审委员会作出复审决定前应当听取申请人的意见”。根据该条款，若商评委认为商标局的驳回理由不准确或不全面，商评委可以根据上述规定所列举的条款直接作出驳回决定。

 

为了进一步说明新《商标法实施条例》第五十二条在实践中的适用情况及由此引发的程序上的变化，我们将以近期代理的一个依据上述条款引起的审理范围变更的驳回复审案件作为说明：

 

在该案件中，申请商标是一件三维标志，被商标局以该申请商标与两个在先引证商标近似为由驳回。在驳回复审阶段，由于前述两个引证商标被转让至驳回复审申请人名下，因此，申请商标的原被驳回的理由本不应再构成其注册的阻碍。但是，商评委在实质审查程序中，认为该申请商标在其指定商品上的使用缺乏显著特征，并据此提出了新的驳回事由。由于在申请驳回复审时，申请人并未亦无法预见到新增驳回理由这一情形，因此，申请人在提交驳回复审申请时仅就商标局的前述驳回理由发表了意见。对此，为了保证程序的公平性和保障申请人的权利，商评委认向申请人发出了书面的《商标驳回复审案件评审意见书》，要求申请人在三十天内就商评委的前述新驳回理由提出申辩意见及相关证据材料。尽管不提交或未在规定期限内提交意见的，不影响商评委对该案的审理；但是，我们还是强烈建议并帮助该案申请人准备了相关的答辩及证据材料，以期商评委能够充分听取申请人的答辩意见，审慎作出最终决定。