新《商标法》下的商标使用许可备案制度

 

2014年5月1日正式实施的新《商标法》第四十三条就商标许可做出了如下规定：

“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。

经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”

 

2002年9月15日实施的《商标法实施条例》第四十三条规定：

“许可他人使用其注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。”

 

新《商标法》第四十三条是针对旧的《商标法实施条例》第四十三条规定的修改。其明确规定商标许可应由许可人向商标局备案，同时商标许可备案可以是商标许可这一事实，而不是商标许可合同副本，这有利于保护企业的商业秘密。以前，对商标使用许可合同进行备案需要提交完整的许可合同，有些条款，如许可费的计算方法，利润计算方法等等，当事人都不希望他人知晓。新《商标法》通过规定备案的法律效力确立了备案是商标使用许可的公示方式。

 

其次,新的商标使用许可制度还为国外商标注册人在收取商标特许权使用费时带来了更多的便利。在过去，企业在办理商标特许权使用费对外付汇业务时，应当提交很多文件，如付汇书面申请、商标许可合同、发票、税务凭证和《商标使用许可合同备案通知书》。因此，当时国外商标注册人为了及时收取商标特许使用费，就必须要办理商标使用备案。依据当前的政策,商标注册人在办理向境外支付商标特许权使用费业务时，不再需要提交商标局颁发的《商标使用许可合同备案通知书》。所以，对于国外商标注册人来说，如果仅为了收取商标特许权使用费，就不需要再向商标局办理商标使用许可备案申请。

 

根据2014年5月1日施行的《商标法实施条例》第六十九条的规定，“许可他人使用其注册商标的，许可人应当在许可合同有效期内向商标局备案并报送备案材料。备案材料应当说明注册商标使用许可人、被许可人、许可期限、许可使用的商品或者服务范围等事项”。另外，根据商标局的相关规定，注册商标使用再许可、许可人/被许可人变更其名称、提前终止许可他人使用其注册商标、撤回商标使用许可等都应到商标局进行备案，办理相应的手续。

 

注册商标使用再许可是指商标注册人通过被许可人许可第三方使用其注册商标。需要强调的是，注册商标使用再许可备案申请应基于在先的该注册商标使用许可备案而提交，简言之就是要办理再许可备案应先办理同一商标的使用许可备案。例如，某一外商投资企业需要将其从国外母公司获得的商标使用权再许可给某一中国企业，该外商投资企业的母公司,即许可人,应先到商标局办理该注册商标使用许可备案手续，然后，才能提交该注册商标使用再许可备案申请。这样的制度安排有利于当事人更清晰的了解整个商标使用许可的流程及权利分配。

 

到商标局报送注册商标使用许可备案或者再许可备案的，申请人需要提交：

（1）《商标使用许可备案表》；

（2）许可人/被许可人的身份证明文件复印件；

（3）再许可的，还需报送注册人同意注册商标使用再许可授权书；

（4）申请人直接在商标注册大厅办理的提交经办人的身份证复印件；委托商标代理机构办理的提交代理委托书。

 

报送变更许可人/被许可人名称备案的，申请人需提交以下书件：

（1）《变更许可人/被许可人名称备案表》；

（2）变更后的身份证明文件复印件；

（3）有关登记机关出具的变更证明文件原件；

（4）申请人直接在商标注册大厅办理的提交经办人的身份证复印件；委托商标代理机构办理的提交代理委托书。

 

报送商标使用许可提前终止备案的，申请人需提交以下书件：

（1）《商标使用许可提前终止备案表》；

（2）许可人/被许可人的身份证明文件复印件；

（3）申请人直接在商标注册大厅办理的提交经办人的身份证复印件；委托商标代理机构办理的提交代理委托书。

 

报送撤回商标使用许可备案的，申请人需提交以下书件：

（1）《撤回商标使用许可备案表》；

（2）许可人/被许可人的身份证明文件复印件；

（3）申请人直接在商标注册大厅办理的提交经办人的身份证复印件；委托商标代理机构办理的提交代理委托书。

 

另外，新《商标法》还增加了“商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”的规定，这主要是针对实践中存在多个具有独占或者排他性质的商标使用许可，被许可人之间的权利范围存在交叉冲突的情况。

 

商标使用许可备案是商标权变动的公示方式。新《商标法》有关商标使用许可备案的规定实行的是备案对抗主义。在这种情况下，经商标局备案的商标使用许可的被许可人，可以对抗其他未经备案的被许可人；未经商标局备案的商标使用许可的被许可人，则不得对抗其他善意的被许可人。

 

从许可使用权的获得看，商标使用许可合同一经签订，被许可人就基于当事人的真实意思表示获得了商标使用许可权，无需进行备案。然而，从许可使用权的效力状态看，未经备案的许可使用权处于一种效力不圆满的状态。如果商标权人进行了重复授权，未备案的在先被许可人不得要求在后的善意第三人停止使用相关商标。而且，如果在后的善意第三人对商标使用许可进行了备案，其就获得了具有对抗效力的完满的使用许可权，可以对抗包括在先未备案的被许可人在内的第三人。当然，在先被许可人可以根据在先签订的商标使用许可合同向商标权人主张相应的违约损害赔偿责任，从而获得其不能继续使用商标的救济。

 

商标使用许可是商标权人实现商标财产权的重要方式。实践中，商标权人为了自身利益的最大化，有时会对自己的商标权进行重复授权。为了最大限度避免导致不同使用权许可之间的冲突，解决重复授权情况下的使用权归属问题，以及为了保护当事人的商业秘密，新《商标法》改进了原来的商标使用许可备案制度，并设立了备案对抗主义以保护交易安全，和平衡不同被许可人间的利益。